Le United States Patent and Trademark Office (USPTO) a refusé les demandes d’enregistrement de marques déposées présentées par la WordPress Foundation pour les expressions « Managed WordPress » et « Hosted WordPress ». Néanmoins, la fondation ne se désiste pas et poursuit la procédure afin de contester ces décisions.
Ci‑dessous figure l’avis publié par l’Office concernant la demande pour la marque « Hosted WordPress » :
“A final Office action refusing registration has been sent (issued) because the applicant neither satisfied nor overcame all requirements and/or refusals previously raised….
SUMMARY OF ISSUES MADE FINAL that applicant must address:
• Disclaimer Requirement
• Identification of Goods and Services
• Applicant Domicile Requirement
DISCLAIMER REQUIREMENT Applicant must disclaim the wording ‘MANAGED’ because it is merely descriptive of an ingredient, quality, characteristic, function, feature, purpose, or use of applicant’s goods and services….
Applicant may respond by submitting a disclaimer in the following format: No claim is made to the exclusive right to use ‘MANAGED’ apart from the mark as shown.”
Aperçu rapproché du document
Dans son examen, l’USPTO a considéré que la description des biens et services fournie par la WordPress Foundation était trop générale et recouvrait des termes ambigus, notamment la formulation « website development software ». L’Office a donc demandé de préciser si ce logiciel est téléchargeable (relevant de la Classe 9) ou s’il s’agit de services fournis en ligne (relevant de la Classe 42), et il a indiqué des formulations possibles à adopter tant qu’elles reflètent fidèlement l’objet réel des services proposés.
Voici également la réaction officielle de l’Office à propos de la demande pour la marque « Managed WordPress » :
“DISCLAIMER REQUIREMENT
Applicant must disclaim the wording ‘MANAGED’ because it is merely descriptive of an ingredient, quality, characteristic, function, feature, purpose, or use of applicant’s goods and services…. Applicant may respond by submitting a disclaimer in the following format:No claim is made to the exclusive right to use ‘MANAGED’ apart from the mark as shown.”
La procédure n’est pas terminée
La WordPress Foundation a engagé une démarche de recours administratif : elle a déposé une Request for Reconsideration after Final Action pour chacune des demandes de marque. Ces requêtes sollicitent de l’USPTO une réévaluation des refus à la lumière d’éventuelles modifications, d’arguments juridiques supplémentaires ou de preuves complémentaires. Il s’agit d’une étape finale de procédure avant le dépôt d’un recours formel auprès du Trademark Trial and Appeal Board (TTAB), mais ces demandes de réexamen ne constituent pas en elles‑mêmes un appel.
Pour comprendre les enjeux et la portée de cette décision, il est utile d’expliquer en détail pourquoi l’Office a émis ces réserves et quelles sont les options qui restent ouvertes à la fondation.
Pourquoi l’USPTO a‑t‑il refusé ces enregistrements ?
Deux motifs principaux sont mis en avant par l’Office :
- Une exigence de désistement (« disclaimer ») concernant le terme “MANAGED” : l’USPTO estime que ce mot est purement descriptif — il décrit une qualité ou une fonctionnalité des services (« gérés », « administrés ») plutôt qu’une origine commerciale distinctive. En droit des marques, un élément descriptif ne peut en général pas faire l’objet d’un monopole exclusif sauf s’il a acquis un caractère distinctif par l’usage (secondary meaning).
- Une définition trop large des biens et services : la formulation « website development software » est ambiguë quant à la forme technique du produit (logiciel téléchargeable vs service en ligne). L’Office demande donc une précision quant à la classe de Nice applicable (par exemple Classe 9 pour un logiciel téléchargeable, Classe 42 pour des services d’hébergement ou de développement fournis en ligne).
Ce que signifie l’exigence de désistement (disclaimer)
Lorsqu’un examinateur de l’USPTO ordonne un disclaimer, il demande au déposant d’abandonner toute revendication d’exclusivité sur un élément du signe qui est jugé descriptif ou générique. Concrètement, pour ces dossiers l’Office a proposé la formulation suivante que la fondation pourrait soumettre :
No claim is made to the exclusive right to use ‘MANAGED’ apart from the mark as shown.
Un tel désistement n’empêche pas l’enregistrement global de la marque, mais il signifie que le terme désigné reste libre d’usage pour d’autres acteurs : le titulaire de la marque ne pourra pas interdire à des tiers d’utiliser individuellement le mot « managed » en relation avec des services similaires. Ce mécanisme est courant lorsque la marque contient un terme composite mêlant un élément distinctif à un élément purement descriptif.
Pourquoi la précision entre Classe 9 et Classe 42 est‑elle cruciale ?
Les classifications des produits et services déterminent le périmètre de protection offert par une marque. Une description trop générique peut créer des problèmes au stade de l’examen, ralentir la procédure ou, le cas échéant, conduire à un refus. Voici les différences essentielles :
- Classe 9 : englobe notamment les logiciels sous forme de produits téléchargeables, d’applications installées localement, ou de supports physiques contenant un programme.
- Classe 42 : couvre les services scientifiques et technologiques, y compris les services en ligne, les services d’hébergement web, le développement de logiciels en tant que service (SaaS), et les plateformes accessibles via Internet.
Si la WordPress Foundation revendique à tort une appellation qui pourrait correspondre à plusieurs classes, l’USPTO demandera de sélectionner et préciser la nature exacte des services et produits. Une description claire permet d’éviter des refus fondés sur l’ambiguïté et limite le risque de contestations ultérieures.
Que peut présenter la WordPress Foundation dans sa Request for Reconsideration ?
Dans une demande de réexamen, le déposant peut répondre aux objections en combinant plusieurs approches :
- Soumettre le disclaimer demandé pour l’élément descriptif (« MANAGED »).
- Réviser la description des biens et services pour préciser la forme du logiciel et les modalités de fourniture (exemples d’énoncés : « downloadable software for website development » pour Classe 9 ; « online platform for website hosting and development services » pour Classe 42).
- Fournir des éléments probants (preuves d’usage) montrant que le terme a acquis un caractère distinctif (secondary meaning). Cela requiert généralement des données substantielles sur l’usage à travers le temps, la notoriété, la part de marché ou des enquêtes démontrant que le public associe l’expression à une origine commerciale unique.
- Apporter des clarifications concernant le « domicile » du requérant si l’examinateur l’a jugé insuffisant.
Ces éléments peuvent être combinés : par exemple, accepter le disclaimer sur « MANAGED » tout en restreignant et précisant la description des services à la Classe 42, ou au contraire demander l’enregistrement partiel selon la forme du logiciel.
Scénarios possibles après la Request for Reconsideration
Plusieurs issues sont envisageables :
- L’USPTO accepte la réponse, et la marque est enregistrée (éventuellement moyennant le disclaimer). C’est l’issue la plus favorable pour la fondation si elle fournit des corrections satisfaisantes.
- L’Office maintient son refus. Dans ce cas, la fondation peut déposer un appel devant le TTAB. Le TTAB examinera l’affaire sur le plan administratif et juridique, ce qui allonge significativement les délais.
- La fondation se désiste ou abandonne la demande si les coûts ou les risques d’une procédure plus longue ne sont pas justifiés.
- Un accord négocié ou une modification substantielle de la marque (par exemple ajout d’un élément distinctif fort) pourrait également permettre un enregistrement ultérieur.
Implications pour le secteur de l’hébergement et du développement WordPress
La volonté d’enregistrer des expressions telles que « Managed WordPress » ou « Hosted WordPress » soulève des questions importantes sur l’équilibre entre la protection de la marque et l’usage courant d’expressions descriptives dans une industrie.
Les expressions « managed » et « hosted » sont largement utilisées par de nombreux fournisseurs de services pour décrire des offres techniques (hébergement géré, plateforme gérée, etc.). Si l’USPTO avait accordé une protection exclusive pour ces locutions, cela aurait pu créer des difficultés pour des dizaines d’hébergeurs et prestataires de développement qui emploient ces termes pour décrire leurs services. Le refus initial de l’Office, lié à la nature descriptive de « MANAGED », témoigne de la volonté de préserver la liberté d’emploi de termes techniques et fonctionnels dans le langage commercial courant.
Risques et limites d’une stratégie d’enregistrement pour des termes descriptifs
Tenter d’obtenir un monopole sur des expressions génériques ou descriptives est risqué pour plusieurs raisons :
- Un refus pour descriptivité est fréquent et difficile à surmonter sans preuve substantielle d’un caractère distinctif acquis par l’usage.
- Même si une marque est enregistrée avec un disclaimer, la protection qui en résulte est limitée et n’empêche pas l’emploi du terme isolé par d’autres acteurs.
- Les ressources consacrées à des procédures longues (réexamen, TTAB, voire recours judiciaires) peuvent être importantes comparées aux bénéfices réels en matière de contrôle de l’usage du terme.
Dans ce contexte, une approche pragmatique pourrait combiner un dépôt de marque pour un élément graphique ou une combinaison de mots particulièrement distinctifs, tout en acceptant que des termes génériques restent libres d’usage.
Conséquences pour le SEO et la communication en ligne
En tant que développeur et consultant SEO, il est utile d’anticiper l’impact d’une éventuelle protection ou absence de protection sur la manière dont les entreprises décrivent leurs services :
- Les termes « Managed WordPress » et « Hosted WordPress » sont naturellement optimisés pour des requêtes à longue traîne liées à l’hébergement géré de sites WordPress. Leur usage descriptif favorise la compréhension par les internautes et permet un positionnement organique pertinent.
- Un enregistrement de marque portant sur une expression descriptive pourrait, dans le pire des cas, générer des mises en demeure ou des notifications pour certains contenus marketing. Mais étant donné le refus initial de l’USPTO et la normalité d’un disclaimer, ce risque semble limité.
- Plutôt que de vouloir se réapproprier des termes génériques, il est souvent plus efficace en SEO de développer des expressions de marque uniques et des pages de destination qui associent le nom de l’entreprise à des services précis (ex. : nom‑de‑marque + hébergement WordPress géré).
Exemples de formulations acceptables par l’USPTO
Pour maximiser les chances d’acceptation, la description des services doit être concise et techniquement précise. Voici des formulations types (à adapter au cas réel) :
- Classe 9 : « downloadable computer software for website development » — pour un logiciel distribué sous forme de fichier ou d’application.
- Classe 42 : « online platform for website hosting, maintenance, and development services » — pour des services fournis via Internet, incluant l’hébergement et la gestion technique.
- Des combinaisons peuvent être déclarées séparément si l’offre comprend à la fois un logiciel téléchargeable et des services en ligne, mais il faut alors cocher les classes adéquates et préciser la différence d’usage.
Calendrier procédural et délais typiques
Voici un aperçu des étapes et durées usuelles dans une procédure USPTO/TTAB :
- Examens initiaux et notifications de refus : quelques mois après le dépôt selon la charge de travail de l’Office.
- Réponse à une Office Action (y compris Request for Reconsideration) : le déposant dispose généralement d’un délai pour répondre, souvent de 6 mois pour les réponses formelles (ce délai peut varier selon la nature de l’action).
- Si la Request for Reconsideration est rejetée, un appel devant le TTAB peut prendre plusieurs mois à quelques années selon la complexité et le calendrier du tribunal administratif.
- En cas de procédure judiciaire (si l’affaire est portée devant un tribunal fédéral), les délais sont beaucoup plus longs et coûteux.
Ces durées doivent être prises en compte dans l’évaluation coût/avantage de la poursuite d’une procédure de marque sur des termes potentiellement descriptifs.
Bonnes pratiques recommandées pour les déposants
En tant que consultant technique et SEO, je recommande les étapes suivantes pour une stratégie de marque cohérente et défendable :
- Évaluer la distinctivité : privilégier le dépôt de marques contenant des éléments arbitraires ou inventés (mots valises, logo distinctif) plutôt que des termes purement descriptifs.
- Documenter l’usage : si l’on prétend à un caractère distinctif acquis, rassembler des preuves (captures d’écran historiques, dépenses publicitaires, couverture presse, enquêtes consommateurs) qui démontrent l’association du terme à la source commerciale.
- Préciser la description : rédiger une identification des biens et services claire et technique pour s’aligner sur les classes pertinentes (Classe 9 vs Classe 42).
- Considérer les désistements ciblés : accepter un disclaimer sur le ou les termes descriptifs afin d’accélérer l’enregistrement de l’ensemble marque + élément distinctif.
- Préparer une stratégie de coexistence : si des acteurs du marché utilisent déjà largement ces termes, envisager des accords ou politiques d’usage raisonnable plutôt qu’une stratégie d’opposition systématique.
Questions fréquentes (FAQ)
1) Que veut dire « descriptive » dans le contexte d’un examen de marque ?
Un terme est jugé descriptif quand il décrit immédiatement une caractéristique, la fonction ou l’usage du produit/service (par ex. « managed » pour des services « gérés »). Les termes descriptifs sont généralement refusés à l’enregistrement sauf s’ils ont acquis une signification distinctive associant le terme à une origine commerciale particulière.
2) Un disclaimer affaiblit‑il la valeur d’une marque ?
Un disclaimer limite la portée de protection sur l’élément désigné (le titulaire ne revendique pas d’exclusivité sur ce mot isolé). Toutefois, l’enregistrement peut rester précieux si l’ensemble du signe (mot combiné, logo, design) est distinctif.
3) Si l’USPTO refuse, la marque peut‑elle être protégée autrement ?
Même sans enregistrement fédéral, une marque peut obtenir une protection limitée au niveau de l’État ou par l’usage commercial (common law trademark) si elle est effectivement utilisée sur un marché et si elle a acquis une certaine notoriété. L’enregistrement fédéral reste cependant l’option la plus sécurisée pour une protection étendue.
4) Que se passe‑t‑il si la WordPress Foundation gagne l’enregistrement ?
Si l’enregistrement est finalement accordé (avec ou sans disclaimer), la fondation obtient certains droits exclusifs pour la marque telle que déposée. Néanmoins, si un disclaimer est présent, l’usage isolé de termes descriptifs par des tiers restera possible. La portée de l’exclusivité dépendra donc de la forme exacte du libellé enregistré.
Considérations finales
Le cas opposant la WordPress Foundation à l’USPTO illustre des problématiques récurrentes en matière de propriété industrielle dans le secteur des technologies : comment protéger une identité de marque sans restreindre l’emploi de termes indispensables au langage technique ? L’Office a pour rôle de veiller à ce que les marques enregistrées ne confèrent pas un monopole sur des mots utiles à la concurrence et à la description des offres.
Pour la fondation, la stratégie la plus réaliste consiste probablement à accepter un disclaimer sur les éléments purement descriptifs, à préciser avec soin l’identification des produits et services (pour trancher entre Classe 9 et Classe 42), et, si besoin, à documenter l’acquisition d’un caractère distinctif si des éléments probants existent. En tant que consultant, j’observerais attentivement la réponse de l’USPTO à la Request for Reconsideration pour évaluer les chances d’un appel réussi devant le TTAB et les conséquences pratiques pour les acteurs du marché.
Cette affaire mérite d’être suivie par les professionnels du web, les hébergeurs et les spécialistes du référencement, car elle touche à la fois au droit des marques et aux pratiques de dénomination dans l’écosystème WordPress. Quoi qu’il en soit, la décision souligne l’importance d’une stratégie de marque réfléchie et techniquement précise lorsqu’on cherche à protéger des termes liés aux services en ligne.
